Dop­pel­ver­tre­tung im Patent­nich­tig­keits­ver­fah­ren

Im Patent­nich­tig­keits­ver­fah­ren unter­lie­gen Beschlüs­se des Patent­ge­richts, mit denen über eine Erin­ne­rung gegen die Kos­ten­fest­set­zung ent­schie­den wird, der Rechts­be­schwer­de gemäß § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO. § 143 Abs. 3 PatG ist im Nich­tig­keits­ver­fah­ren nicht ent­spre­chend anwend­bar.

Dop­pel­ver­tre­tung im Patent­nich­tig­keits­ver­fah­ren

Die Zuzie­hung eines Rechts­an­walts neben einem Patent­an­walt ist typi­scher­wei­se als zur zweck­ent­spre­chen­den Rechts­ver­fol­gung oder Rechts­ver­tei­di­gung not­wen­dig im Sin­ne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzu­se­hen, wenn zeit­gleich mit dem Nich­tig­keits­ver­fah­ren ein das Streit­pa­tent betref­fen­der Ver­let­zungs­rechts­streit anhän­gig ist, an dem die betref­fen­de Par­tei oder ein mit ihr wirt­schaft­lich ver­bun­de­ner Drit­ter betei­ligt ist.

Zuläs­sig­keit der Rechts­be­schwer­de

Die Statt­haf­tig­keit der Rechts­be­schwer­de ergibt sich aller­dings nicht schon aus der Zulas­sung des Rechts­mit­tels durch die Vor­in­stanz. Auch eine zuge­las­se­ne Rechts­be­schwer­de ist als unzu­läs­sig zu ver­wer­fen, wenn sie nach dem Gesetz nicht statt­haft ist 1.

Die Rechts­be­schwer­de ist jedoch nach § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO statt­haft. Die­se Vor­schrift ist bei der Kos­ten­fest­set­zung im Patent­nich­tig­keits­ver­fah­ren gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG anwend­bar.

Gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG sind im Patent­nich­tig­keits­ver­fah­ren die Vor­schrif­ten der Zivil­pro­zess­ord­nung über das Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­ren ent­spre­chend anwend­bar. Zu die­sen Vor­schrif­ten gehört § 574 Abs. 1 Nr. 2 ZPO. Die dar­in vor­ge­se­he­ne Rechts­be­schwer­de ist auch im Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­ren statt­haft, sofern die Aus­gangs­ent­schei­dung gemäß § 567 Abs. 2 ZPO der Anfech­tung unter­liegt und die Vor­in­stanz das Rechts­mit­tel zuge­las­sen hat 2.

Aus § 84 Abs. 2 Satz 3 und § 99 Abs. 2 PatG ergibt sich kei­ne abwei­chen­de Beur­tei­lung.

Den genann­ten Vor­schrif­ten ist aller­dings zu ent­neh­men, dass sich die Ver­wei­sung auf die Vor­schrif­ten der Zivil­pro­zess­ord­nung grund­sätz­lich nicht auf Bestim­mun­gen über Rechts­mit­tel gegen Ent­schei­dun­gen des Patent­ge­richts erstreckt, son­dern dass es inso­weit regel­mä­ßig bei den im Patent­ge­setz selbst vor­ge­se­he­nen Rechts­mit­teln ver­bleibt. Die aus­drück­li­che Ver­wei­sung in § 84 Abs. 2 Satz 3 PatG soll klar­stel­len, dass die­ser Grund­satz auch bei Kos­ten­ent­schei­dun­gen gilt 3.

Ent­ge­gen einer in der Lite­ra­tur ver­brei­te­ten Auf­fas­sung 4, die auch von einem Nich­tig­keits­Bun­des­ge­richts­hof des Patent­ge­richts ver­tre­ten wird 5, ergibt sich dar­aus indes nicht, dass eine Rechts­be­schwer­de im Rah­men eines Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­rens nicht statt­haft ist.

Im Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­ren kam der Rege­lung in § 99 Abs. 2 PatG, wonach ein Rechts­mit­tel nur auf der Grund­la­ge die­ses Geset­zes zuläs­sig ist, seit jeher kei­ne Bedeu­tung zu.

In die­sem Bereich war ein Rechts­mit­tel zum Bun­des­ge­richts­hof nach den bis zum 31.12.2001 gel­ten­den Vor­schrif­ten der Zivil­pro­zess­ord­nung gene­rell nicht statt­haft.

Der Bun­des­ge­richts­hof hat ent­schie­den, dass die ein­schlä­gi­ge Rege­lung in § 567 Abs. 3 und § 568 Abs. 3 ZPO in der bis 31.03.1991 gel­ten­den Fas­sung (die, soweit hier von Inter­es­se, der Rege­lung in § 567 Abs. 3 und 4 ZPO in der von 1.04.1991 bis 31.12.2001 gel­ten­den Fas­sung ent­spricht), wonach im Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­ren nach einer Beschwer­de­ent­schei­dung eine wei­te­re Beschwer­de­mög­lich­keit nicht statt­haft ist, auf­grund der Ver­wei­sung in § 62 Abs. 2 Satz 3 PatG auch in einem Gebrauchs­mus­terlö­schungs­ver­fah­ren gilt. Er hat des­halb auch für die­se Kon­stel­la­ti­on, in der das Patent­ge­richt eine Beschwer­de­ent­schei­dung trifft, gegen die nach dem Wort­laut von § 100 PatG die Rechts­be­schwer­de statt­haft wäre, ein Rechts­mit­tel zum Bun­des­ge­richts­hof als unzu­läs­sig ange­se­hen 6 und damit für das Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­ren trotz des in § 99 Abs. 2 PatG nor­mier­ten Grund­sat­zes das Rechts­mit­tel­sys­tem der Zivil­pro­zess­ord­nung als maß­geb­lich erach­tet.

Der damit auf der Grund­la­ge des frü­her gel­ten­den Zivil­pro­zess­rechts bestehen­de Gleich­klang der Rechts­mit­tel­sys­te­me im Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­ren ist auch auf der Grund­la­ge der seit 1.01.2002 gel­ten­den Vor­schrif­ten zu wah­ren.

Im Gebrauchs­mus­terlö­schungs- und im Ein­spruchs­ver­fah­ren wäre eine Rechts­be­schwer­de im Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­ren nun­mehr schon nach § 100 PatG zuläs­sig, weil die Zivil­pro­zess­ord­nung den Aus­schluss die­ses Rechts­mit­tels nicht mehr vor­sieht. Für das Patent­nich­tig­keits­ver­fah­ren kann vor die­sem Hin­ter­grund nichts ande­res gel­ten. Zwar ent­spricht es grund­sätz­lich dem in § 100 Abs. 1 PatG nor­mier­ten Rechts­mit­tel­sys­tem des Patent­ge­set­zes, dass eine Rechts­be­schwer­de nur gegen Beschlüs­se zuläs­sig ist, die das Patent­ge­richt als Beschwer­de­ge­richt erlas­sen hat. Die­se Rege­lung führt aber nicht dazu, dass ein Beschluss des Patent­ge­richts im Nich­tig­keits­ver­fah­ren jeder Nach­prü­fung ent­zo­gen ist. Im Regel­fall sind sol­che Beschlüs­se viel­mehr gemäß § 110 Abs. 6 PatG zusam­men mit dem Urteil anfecht­bar und unter­lie­gen mit­hin der Nach­prü­fung im Beru­fungs­ver­fah­ren. Bei einer Ent­schei­dung über eine Erin­ne­rung gegen einen Kos­ten­fest­set­zungs­be­schluss ist die­se Nach­prü­fungs­mög­lich­keit nicht eröff­net, weil die­se Ent­schei­dun­gen nach dem Urteil in der Haupt­sa­che erge­hen. Weder § 84 Abs. 2 noch § 99 Abs. 2 PatG kann aber der Grund­satz ent­nom­men wer­den, dass eine Über­prü­fung des Kos­ten­fest­set­zungs­be­schlus­ses in der Rechts­be­schwer­de­instanz in die­ser Kon­stel­la­ti­on schlecht­hin aus­ge­schlos­sen sein soll. Ange­sichts des­sen muss der schon auf der Grund­la­ge des alten Zivil­pro­zess­rechts gel­ten­de Grund­satz, dass in bei­den Kon­stel­la­tio­nen die­sel­ben Anfech­tungs­mög­lich­kei­ten bestehen, auch auf der Grund­la­ge des neu­en Zivil­pro­zess­rechts fort­gel­ten. Des­halb rich­tet sich die Anfecht­bar­keit von Beschlüs­sen im Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­ren nun­mehr nach § 574 ZPO.

Die – bei der Reform des Zivil­pro­zess­rechts unver­än­dert geblie­be­nen – Rege­lun­gen in § 99 Abs. 2 und § 84 Abs. 2 Satz 3 PatG wer­den durch die­se Aus­le­gung nicht obso­let. Ihnen kommt außer­halb des Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­rens die­sel­be Bedeu­tung zu wie vor der Reform. Für das Kos­ten­fest­set­zungs­ver­fah­ren kam den Vor­schrif­ten aus den genann­ten Grün­den seit jeher kei­ne Bedeu­tung zu. Auch dar­an hat sich durch die Reform des Zivil­pro­zess­rechts nichts geän­dert.

Kos­ten­er­stat­tung für den zusätz­lich beauf­trag­ten Rechts­an­walt

Zu Recht ist das Patent­ge­richt – in Über­ein­stim­mung mit allen ande­ren Nich­tig­keits­se­na­ten 7 – davon aus­ge­gan­gen, dass § 143 Abs. 3 PatG im Nich­tig­keits­ver­fah­ren nicht ent­spre­chend anwend­bar ist.

Inso­weit fehlt es schon an einer plan­wid­ri­gen Rege­lungs­lü­cke. Weder aus § 143 Abs. 3 PatG noch aus sons­ti­gen Vor­schrif­ten ist ein über­grei­fen­des Rege­lungs­kon­zept des Inhalts zu ent­neh­men, dass in jedem Rechts­streit über Bestand oder Rechts­fol­gen eines Patents eine Ver­tre­tung durch einen Rechts­an­walt und durch einen Patent­an­walt als not­wen­dig anzu­se­hen ist.

Unab­hän­gig davon fehlt es auch an einer ver­gleich­ba­ren Inter­es­sen­la­ge. § 143 Abs. 3 PatG trägt dem Umstand Rech­nung, dass in einem Patent­ver­let­zungs­rechts­streit die Zuzie­hung eines Patent­an­walts in aller Regel zur zweck­ent­spre­chen­den Rechts­ver­fol­gung oder Rechts­ver­tei­di­gung gebo­ten ist, die Par­tei­en aber schon im Hin­blick auf § 78 ZPO gehal­ten sind, auch einen Rechts­an­walt mit der Wahr­neh­mung ihrer Inter­es­sen zu beauf­tra­gen. Im erst­in­stanz­li­chen Patent­nich­tig­keits­ver­fah­ren steht es den Par­tei­en hin­ge­gen gemäß § 97 Abs. 1 und 2 PatG frei, ob sie den Rechts­streit selbst füh­ren oder sich von einem Patent­an­walt oder einem Rechts­an­walt ver­tre­ten las­sen.

Zu Recht ist das Patent­ge­richt fer­ner davon aus­ge­gan­gen, dass bei der Prü­fung, ob eine Maß­nah­me der Rechts­ver­fol­gung oder Rechts­ver­tei­di­gung not­wen­dig im Sin­ne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO war, grund­sätz­lich eine typi­sie­ren­de Betrach­tungs­wei­se gebo­ten ist.

Die­ser Grund­satz ent­spricht der stän­di­gen Recht­spre­chung des Bun­des­ge­richts­hofs. Er trägt dem Umstand Rech­nung, dass der Gerech­tig­keits­ge­winn, der bei einer über­mä­ßig dif­fe­ren­zie­ren­den Betrach­tung im Ein­zel­fall zu erzie­len wäre, in kei­nem Ver­hält­nis zu den Nach­tei­len stün­de, die sich ein­stell­ten, wenn in nahe­zu jedem Ein­zel­fall dar­über gestrit­ten wer­den könn­te, ob die Kos­ten einer bestimm­ten Maß­nah­me zu erstat­ten sind 8.

Dar­aus ist aller­dings, wie das Patent­ge­richt eben­falls zutref­fend gese­hen hat, nicht abzu­lei­ten, dass die Erstat­tungs­fä­hig­keit bestimm­ter Kos­ten für bestimm­te Ver­fah­rens­ar­ten oder Fall­kon­stel­la­tio­nen stets gleich zu beur­tei­len ist. Eine typi­sie­ren­de Betrach­tungs­wei­se kommt nur dann in Betracht, wenn bestimm­te Umstän­de typi­scher­wei­se den Schluss zulas­sen, dass eine bestimm­te Maß­nah­me zur zweck­ent­spre­chen­den Rechts­ver­fol­gung oder Rechts­ver­tei­di­gung not­wen­dig war. So sieht der Bun­des­ge­richts­hof zum Bei­spiel die Zuzie­hung eines Patent­an­walts bei der außer­ge­richt­li­chen Abmah­nung einer Kenn­zei­chen­rechts­ver­let­zung regel­mä­ßig dann – und nur dann – als not­wen­dig an, wenn hier­bei Auf­ga­ben ange­fal­len sind, die – wie etwa Recher­chen zum Regis­ter­stand oder zur Benut­zungs­la­ge – zum typi­schen Arbeits­ge­biet eines Patent­an­walts gehö­ren und die von dem mit der Abmah­nung betrau­ten Rechts­an­walt nicht wahr­ge­nom­men wer­den konn­ten 9. Die Mit­wir­kung eines Patent­an­walts bei sol­chen Abmah­nun­gen kann hin­ge­gen nicht schon des­halb als typi­scher­wei­se not­wen­dig ange­se­hen wer­den, weil die Ange­le­gen­heit kom­plex oder bedeut­sam ist. Die Fra­ge, ob eine kom­ple­xe oder bedeut­sa­me Ange­le­gen­heit vor­liegt, ent­zieht sich näm­lich einer typi­sie­ren­den und gene­ra­li­sie­ren­den Betrach­tungs­wei­se 10.

In der hier zu beur­tei­len­den Kon­stel­la­ti­on ist eine typi­sie­ren­de Betrach­tungs­wei­se – ent­ge­gen der Auf­fas­sung, die der­zeit von zwei Bun­des­ge­richts­ho­fen des Patent­ge­richts ver­tre­ten wird 11, und in Über­ein­stim­mung mit der in der ange­foch­te­nen Ent­schei­dung ver­tre­te­nen Auf­fas­sung, die von ande­ren Bun­des­ge­richts­ho­fen des Patent­ge­richts geteilt wird 12, – mög­lich und gebo­ten. Die Zuzie­hung eines Rechts­an­walts neben einem Patent­an­walt ist typi­scher­wei­se als zur zweck­ent­spre­chen­den Rechts­ver­fol­gung oder Rechts­ver­tei­di­gung not­wen­dig im Sin­ne von § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO anzu­se­hen, wenn zeit­gleich mit dem Nich­tig­keits­ver­fah­ren ein das Streit­pa­tent betref­fen­der Ver­let­zungs­rechts­streit anhän­gig ist, an dem die betref­fen­de Par­tei oder ein mit ihr wirt­schaft­lich ver­bun­de­ner Drit­ter betei­ligt ist.

Die gleich­zei­ti­ge Anhän­gig­keit eines Ver­let­zungs­rechts­streits und einer das­sel­be Patent betref­fen­den Nich­tig­keits­kla­ge stellt an eine Par­tei, die unmit­tel­bar oder mit­tel­bar an bei­den Ver­fah­ren betei­ligt ist, beson­de­re Anfor­de­run­gen.

Eine Par­tei ist zwar nicht von Rechts wegen gehin­dert, in den ein­zel­nen Ver­fah­ren unter­schied­li­che Stand­punk­te zur Aus­le­gung des Streit­pa­tents oder zum Offen­ba­rungs­ge­halt von Unter­la­gen, die für die Aus­le­gung oder den Bestand des Schutz­rechts von Bedeu­tung sind, ein­zu­neh­men. Den­noch liegt es in aller Regel in ihrem eige­nen Inter­es­se, wenn sie ihr Vor­brin­gen in den bei­den Ver­fah­ren auf­ein­an­der abstimmt, also zum Bei­spiel davon absieht, im einen Ver­fah­ren eine enge und im ande­ren Ver­fah­ren eine wei­te Aus­le­gung des Patents zu pos­tu­lie­ren, nur weil dies ihrem Begeh­ren im ein­zel­nen Ver­fah­ren ver­meint­lich för­der­lich ist. Dar­über hin­aus haben bei­de Sei­ten eine beschränk­te Ver­tei­di­gung nicht nur unter dem Blick­win­kel der Zuläs­sig­keit und des Vor­lie­gens von Nich­tig­keits­grün­den zu prü­fen, son­dern auch die mög­li­chen Aus­wir­kun­gen auf den Ver­let­zungs­rechts­streit zu beden­ken.

Die­ser Abstim­mungs­be­darf erfor­dert zur zweck­ent­spre­chen­den Rechts­ver­fol­gung oder Rechts­ver­tei­di­gung im Nich­tig­keits­ver­fah­ren typi­scher­wei­se die Mit­wir­kung der­je­ni­gen anwalt­li­chen Ver­tre­ter, die mit der Ver­tre­tung der Par­tei im Ver­let­zungs­rechts­streit betraut sind.

Zwar ist nicht anzu­neh­men, dass ein Patent­an­walt typi­scher­wei­se nicht in der Lage wäre, die Aus­wir­kun­gen eines bestimm­ten Vor­brin­gens oder einer beschränk­ten Ver­tei­di­gung des Patents auf den Ver­let­zungs­rechts­streit zuver­läs­sig abzu­schät­zen. Eine zweck­ent­spre­chen­de Abstim­mung der Vor­ge­hens­wei­se in zwei gleich­zei­tig anhän­gi­gen Ver­fah­ren erfor­dert aber nicht nur eine abs­trak­te Beur­tei­lung der Sach- und Rechts­la­ge. Sie umfasst typi­scher­wei­se auch die Auf­ga­be, unter meh­re­ren in Betracht kom­men­den Angriffs- oder Ver­tei­di­gungs­stra­te­gi­en die­je­ni­ge aus­zu­wäh­len, die ein mög­lichst kon­sis­ten­tes Vor­ge­hen in bei­den Ver­fah­ren ermög­licht und für den Aus­gang des Rechts­streits bedeut­sa­me Argu­men­ta­ti­ons­li­ni­en nicht ohne Not in Fra­ge stellt. Nicht sel­ten stellt sich zudem die Auf­ga­be, kurz­fris­tig auf Hin­wei­se eines Gerichts zu reagie­ren und die mög­li­chen Fol­gen einer Reak­ti­on für das jeweils ande­re Ver­fah­ren abzu­schät­zen. Hier­zu sind nicht nur Kennt­nis­se und Fer­tig­kei­ten erfor­der­lich, über die ein Patent­an­walt und ein in Patent­sa­chen erfah­re­ner Rechts­an­walt häu­fig in ver­gleich­ba­rem Maße ver­fü­gen, son­dern auch die detail­lier­te Kennt­nis der kon­kre­ten Ver­fah­rens­si­tua­ti­on im jeweils ande­ren Rechts­streit und der für den wei­te­ren Ver­lauf in Betracht kom­men­den Hand­lungs­al­ter­na­ti­ven. Wenn die­se Auf­ga­ben im Ver­let­zungs­rechts­streit von einem Rechts­an­walt und einem Patent­an­walt gemein­sam wahr­ge­nom­men wer­den, ent­spricht es einer zweck­ent­spre­chen­den Rechts­ver­fol­gung oder Rechts­ver­tei­di­gung, auch im Nich­tig­keits­ver­fah­ren bei­de Ver­tre­ter her­an­zu­zie­hen. Die Beauf­tra­gung nur eines Ver­tre­ters mit der Maß­ga­be, dass die­ser die erfor­der­li­che Abstim­mung allein über­neh­men soll, ist schon des­halb nicht aus­rei­chend, weil eine Abstim­mung natur­ge­mäß die Mit­wir­kung des ande­ren Ver­tre­ters auch im Nich­tig­keits­ver­fah­ren erfor­dert.

Ent­ge­gen der Auf­fas­sung der Rechts­be­schwer­de führt die Höhe der in Streit ste­hen­den Kos­ten nicht zu einer abwei­chen­den Beur­tei­lung.

Die Höhe der gel­tend gemach­ten Kos­ten beruht auf dem vom Patent­ge­richt fest­ge­setz­ten Streit­wert, der mit 2,5 Mil­lio­nen Euro auch für Patent­nich­tig­keits­ver­fah­ren rela­tiv hoch ist. Der Höhe des Streit­werts kommt bei der typi­sie­ren­den Betrach­tung, ob die Zuzie­hung eines Rechts­an­walts zur zweck­ent­spre­chen­den Rechts­ver­fol­gung oder Rechts­ver­tei­di­gung als not­wen­dig anzu­se­hen ist, in der Regel aber kei­ne aus­schlag­ge­ben­de Bedeu­tung zu. Ins­be­son­de­re erschie­ne es nicht ange­mes­sen, die Not­wen­dig­keit gera­de des­halb zu ver­nei­nen, weil die wirt­schaft­li­che Bedeu­tung des Rechts­streits beson­ders hoch ist.

Die grund­sätz­li­che Erstat­tungs­fä­hig­keit der Kos­ten für einen Rechts­an­walt und einen Patent­an­walt im Fal­le eines gleich­zei­tig anhän­gi­gen Ver­let­zungs­rechts­streits steht nicht in Wider­spruch zu der Ent­schei­dung des Gesetz­ge­bers, eine § 143 Abs. 3 PatG ent­spre­chen­de Rege­lung für das Nich­tig­keits­ver­fah­ren nicht vor­zu­se­hen.

Dem Umstand, dass der Gesetz­ge­ber den Anwen­dungs­be­reich von § 143 Abs. 3 PatG auf den Ver­let­zungs­rechts­streit beschränkt hat, ist aller­dings zu ent­neh­men, dass die Beauf­tra­gung eines Rechts­an­walts und eines Patent­an­walts im Nich­tig­keits­ver­fah­ren nicht schlecht­hin als zur zweck­ent­spre­chen­den Rechts­ver­fol­gung oder Rechts­ver­tei­di­gung not­wen­dig ange­se­hen wer­den darf. Die­se Rechts­fol­ge ist mit der grund­sätz­li­chen Aner­ken­nung der Erstat­tungs­fä­hig­keit im Fal­le eines gleich­zei­tig anhän­gi­gen Ver­let­zungs­rechts­streits indes nicht ver­bun­den. Zwar bil­det eine Patent­ver­let­zungs­kla­ge häu­fig den Anlass und den Hin­ter­grund für eine Patent­nich­tig­keits­kla­ge. Den­noch gibt es eine nicht uner­heb­li­che Anzahl von Nich­tig­keits­ver­fah­ren, mit denen kein par­al­le­ler Ver­let­zungs­rechts­streit ein­her­geht und in denen auch ande­re Bun­des­ge­richts­ho­fe des Patent­ge­richts die Erstat­tungs­fä­hig­keit der Kos­ten einer Dop­pel­ver­tre­tung in der ers­ten Instanz regel­mä­ßig ver­nei­nen 13.

Zu Recht hat das Patent­ge­richt dem Umstand, dass die Klä­ge­rin des Ver­let­zungs­rechts­streits und die Beklag­te des Nich­tig­keits­ver­fah­rens nicht iden­tisch sind, kei­ne aus­schlag­ge­ben­de Bedeu­tung bei­gemes­sen.

Soweit es wie im Streit­fall um die Kos­ten des Ver­let­zungs­be­klag­ten geht, ist die feh­len­de Per­so­nen­iden­ti­tät auf der Gegen­sei­te schon des­halb uner­heb­lich, weil der an bei­den Ver­fah­ren betei­lig­te Ver­let­zungs­be­klag­te auch in die­ser Kon­stel­la­ti­on typi­scher­wei­se gehal­ten ist, sein Vor­brin­gen in den bei­den Ver­fah­ren auf­ein­an­der abzu­stim­men. Dar­über hin­aus könn­te auch auf der Sei­te des Berech­tig­ten die Not­wen­dig­keit einer Abstim­mung jeden­falls dann typi­scher­wei­se nicht ver­neint wer­den, wenn der Patent­in­ha­ber und der Inha­ber des aus­schließ­li­chen Nut­zungs­rechts sich in den bei­den Ver­fah­ren durch die­sel­ben Anwäl­te ver­tre­ten las­sen.

Bun­des­ge­richts­hof, Beschluss vom 18. Dezem­ber 2012 – X ZB 11/​12

  1. vgl. nur BGH, Beschluss vom 10.08.2011 – X ZB 2/​11, GRUR 2011, 1053 Rn. 5 – Ethy­len­ge­rüst[]
  2. vgl. nur BGH, Beschluss vom 22.06.2010 – VI ZB 10/​10, NJW-RR 2011, 143 Rn. 4[]
  3. BT-Druck­sa­che 8/​2087 S. 37 zu § 40 Abs. 2 PatG aF[]
  4. Benkard/​Rogge, 10. Auf­la­ge, § 84 PatG Rn. 41; Schul­te, 8. Auf­la­ge, § 80 PatG Rn. 106; Schulte/​Kühnen, § 84 PatG Rn. 64[]
  5. BPatG, Beschluss vom 26.02.2003 – 3 ZA (pat) 44/​02, juris Rn. 6[]
  6. BGH, Beschluss vom 09.01.1986 – X ZB 38/​84, GRUR 1986, 453 – Trans­port­be­häl­ter[]
  7. BPatG, Beschluss vom 21.11.2008 1 ZA (pat) 15/​07, BPat­GE 51, 67, 69 f. = GRUR 2009, 706; Beschluss vom 13.08.2007 – 2 ZA (pat) 56/​06, BPat­GE 50, 85, 88 f. = GRUR 2008, 735, 736; Beschluss vom 24.02.2011 – 3 ZA (pat) 29/​10, GRUR-RR 2011, 436, 437; Beschluss vom 29.01.2009 – 4 ZA (pat) 81/​08, GRUR 2010, 555; Beschluss vom 18.01.2011 – 5 ZA (pat) 20/​10, BPat­GE 52, 154, 157 = Mitt 2011, 258; vgl. auch Benkard/​Rogge, 10. Auf­la­ge, § 84 PatG Rn. 31[]
  8. vgl. nur BGH, Beschluss vom 11.12.2007 – X ZB 21/​07, NJW-RR 2008, 1378 Rn. 8; Urteil vom 24.02.2011 – I ZR 181/​09, GRUR 2011, 754 Rn. 32 – Kos­ten des Patent­an­walts II[]
  9. BGH, Urteil vom 10.05.2012 I ZR 70/​11, GRUR 2012, 759 Rn. 14 ff. – Kos­ten des Patent­an­walts IV[]
  10. BGH, Urteil vom 21.12.2011 I ZR 196/​10, GRUR 2012, 756 Rn. 27 – Kos­ten des Patent­an­walts III[]
  11. BPatG, Beschluss vom 23.07.2012 1 ZA (pat) 14/​11; Beschluss vom 29.01.2009 4 ZA (pat) 81/​08, GRUR 2010, 555, 556[]
  12. BPatG, Beschluss vom 21.11.2008 – 1 ZA (pat) 15/​07, BPat­GE 51, 67, 71 = GRUR 2009, 706, 707; Beschluss vom 10.08.2010 – 2 ZA (pat) 8/​10; Beschluss vom 24.02.2011 – 3 ZA (pat) 29/​10, GRUR-RR 2011, 436, 437; Beschluss vom 18.01.2011 – 5 ZA (pat) 20/​10, BPat­GE 52, 154, 157 f. = Mitt 2011, 258[]
  13. vgl. Beschluss vom 14.07.2010 2 ZA (pat) 80/​08, juris Rn. 23; Beschluss vom 22.05.2012 – 3 ZA (pat) 44/​11; eben­so bei kurz­zei­ti­ger Anhän­gig­keit eines Antrags auf Erlass einer einst­wei­li­gen Ver­fü­gung Beschluss vom 07.05.2012 – 3 ZA (pat) 6/​12, Mitt 2012, 371 sowie – bezo­gen auf die Ter­mins­ge­bühr – bei rechts­kräf­ti­gem Abschluss des Ver­let­zungs­rechts­streits vor der münd­li­chen Ver­hand­lung im Nich­tig­keits­ver­fah­ren Beschluss vom 05.04.2011 – 2 ZA (pat) 68/​09[]