SUPERIllu – die nur unwesentlich abgewandelte Marke

Der rechtserhaltenden Benutzung einer Marke durch eine unwesentlich abgewandelte Markenform (§ 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG) steht es nicht entgegen, dass der Markeninhaber eine weitere Marke registriert hat, die der abgewandelten Form hochgradig ähnlich, aber nicht mit ihr identisch ist1.

SUPERIllu – die nur unwesentlich abgewandelte Marke

Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG tritt Löschungsreife einer Marke wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Allerding genügt aber die Benutzung des Zeichens „SUPER illu „, um den Verfall der Marke „ILLU“ zu vermeiden.

Es handelt sich hierbei nicht nur um eine rein werktitelmäßige, sondern auch um eine markenmäßige Benutzung. Gerade der Umstand, dass Titel- und Markenschutz unterschiedliche Zielrichtungen haben, spricht dafür, dass in der Benutzung eines Zeichens als Titel eines Druckerzeugnisses nicht nur ein Hinweis zur Unterscheidung des Werks von anderen, sondern auch ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieses Erzeugnisses liegen kann2. Dass ein solcher Fall hier gegeben ist, ist wegen des erheblichen, langdauernden kommerziellen Erfolges der Zeitschrift „SUPER illu “ anzunehmen. Die Annahme entspricht dem anerkannten Erfahrungssatz, dass der Verkehr die Verwendung eines Begriffs umso eher als namens- oder zeichenmäßig ansieht, je mehr der Begriff ihm bereits als Namens- oder Warenkennzeichnung – sei es auch eines anderen als des konkreten Benutzers – bekannt ist3.

Die Benutzung von „SUPER illu“ stellt eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke „ILLU“ dar. Es handelt sich um die Benutzung in einer von der Eintragung abweichenden Form, ohne dass die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke veränderte, § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG. Maßgeblich ist, ob der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht4. Bei der Hinzufügung eines Zeichenbestandteils (hier: SUPER) kommt es darauf an, dass der Verkehr den hinzugefügten Bestandteilen keine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung beimisst5. Soweit es um das Verkehrsverständnis geht, kann der Senat die erforderlichen Feststellungen selbst treffen. Die Ermittlung des Verkehrsverständnisses ist keine Tatsachenfeststellung, sondern Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens6, über das der Senat aufgrund seiner ständigen Befassung mit Kennzeichenstreitsachen verfügt. Im Übrigen gehören die Senatsmitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen der bundesweit angebotenen Zeitschrift7. Die Feststellung des Verkehrsverständnisses kann auch dann aus eigener Sachkunde getroffen werden, wenn ein anderes Kennzeichengericht die Frage gegenteilig gewürdigt hat8.

Es ist davon auszugehen, dass der Bestandteil „SUPER“ in „SUPER illu “ für sich genommen keinerlei kennzeichnende Wirkung hat. Es handelt sich insoweit um einen ubiquitären Zusatz, der ähnlich wie „plus“ dem so bezeichneten Produkt lediglich die Aura des Herausragenden verleihen soll, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produkts aber schlechterdings auszuscheiden ist. Auf die Frage, ob der Zusatz der eigentlichen Kennzeichnung voran- (wie bei „SUPER“) oder nachgestellt ist (wie bei „plus“), kommt es nach dem Verkehrsverständnis nicht an; insoweit handelt es sich nur um umgangssprachliche Üblichkeiten. Auch der Umstand, dass „SUPER“ im Streitfall in Großbuchstaben geschrieben ist, ändert nichts; dies dient lediglich der Verstärkung der marktschreierischen Anpreisung.

Kennzeichnend ist aber der Bestandteil „illu“. Der Würdigung, dass „illu“ im Zusammenhang mit Druckerzeugnissen ein rein beschreibender, abkürzender Hinweis auf eine Illustrierte sei9, vermag sich das Oberlandesgericht Karlsruhe nicht anzuschließen. Entscheidend hierfür ist, dass „illu“ kein Wort der deutschen Sprache und auch keine gebräuchliche Abkürzung für das Wort „Illustrierte“ ist. Es ist weder vorgetragen noch dem Senat anderweitig bekannt, dass relevante Teile des Verkehrs „illu“ als – auch umgangssprachliche – Bezeichnung für beliebige Illustrierte (also außerhalb der „[SUPER-]illu“-Zeitschriften) verwendeten. Es handelt sich somit um eine Wortschöpfung, was deutlich gegen die Verneinung jeglicher Kennzeichnungskraft spricht. Dass der Phantasiebegriff „illu“ erkennbar in Anlehnung an das Wort Illustrierte entstanden ist, schließt die Annahme eines kennzeichnenden Charakters nicht aus. Eine bloße Anlehnung an ein die Ware bezeichnendes Wort lässt die Kennzeichnungskraft des Zeichens nicht stets und nicht einmal typischerweise entfallen; die nachträgliche Aufschlüsselbarkeit des angedeuteten beschreibenden Sinngehalts bei Kenntnis des Produkts ist den sog. „sprechenden Zeichen“ wesenseigen und belegt nicht etwa eine glatt beschreibende Angabe10. Im Streitfall es handelt sich um den typischen Fall eines „sprechenden Zeichens“: Aus der Gattungsbezeichnung wird durch eine nicht naheliegende Veränderung (hier: Verkürzung) ein in der Alltagssprache ungebräuchlicher Phantasiebegriff, der aber seine Herkunft aus der Gattungsbezeichnung noch erkennen lässt11.

Damit geht das Oberlandesgericht nicht davon aus, dass die Marke „SUPER illu “ in einer Weise benutzt wird, bei der der Verkehr “ illu “ nicht als selbständigen Bestandteil wahrnimmt. Im Gesamtzeichen „SUPER illu “ ist „illu“ allein kennzeichnend. Es kommt hinzu, dass „SUPER“ und “ illu “ in der Schreibweise deutlich voneinander abgesetzt sind (Groß-/Kleinschrift, Kursivdruck von „illu“), so dass die Abgrenzung aufgrund der Kennzeichnungskraft durch die schriftbildliche Abgrenzung verstärkt wird. In klanglicher Hinsicht ist ohnehin nicht zwischen einer aus einem oder aus zwei Worten bestehenden Schreibweise zu unterscheiden; immerhin spricht der Umstand, dass der Sprachfluss zwischen „Super“ und „illu“ unterbrochen wird, ebenfalls eher für selbständige Bestandteile.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich zudem, dass die Benutzung von „SUPER illu “ im Hinblick auf die Streitmarke „ILLU“ die Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG erfüllt: Da in „SUPER illu “ allein „illu“ kennzeichnend ist und die Anpreisung „SUPER“ als Herkunftshinweis ausscheidet, stellt „SUPER illu “ eine unwesentliche, weil die Kennzeichnungskraft nicht beeinflussende Abwandlung der Marke „ILLU“ dar, die durch die Benutzung von „SUPER illu “ rechtserhaltend benutzt worden ist.

Etwas anderes ergibt sich nicht aus dem Umstand, dass die Beklagte neben einer Reihe von anderen Zeichen mit dem Bestandteil „ILLU“ auch die Marke „SUPER ILLU“ registriert hat. Nach § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG ist Satz 1 der Vorschrift auch dann anzuwenden, wenn die Marke auch in der benutzten Form eingetragen ist. Mit dieser Vorschrift hat der Gesetzgeber in Abweichung von der Rechtsprechung zum Warenzeichenrecht klargestellt, dass es auf die Eintragung des abgewandelten Zeichens gerade nicht ankommt. Entgegen einer teilweise vertretenen Ansicht12 ist § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG nicht wegen Verstoßes gegen höherrangiges Gemeinschaftsrecht unanwendbar. Nach Art. 10 Abs. 1 lit. a MRRL gilt als Benutzung der Marke auch die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinträchtigt wird; damit stimmt das nationale Recht (§ 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG) inhaltlich überein. Eine Einschränkung für den Fall, dass die abgewandelte Form ihrerseits als Marke eingetragen ist, enthält der Text der Markenrechtsrichtlinie nicht.

Aus der Brainbridge-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union13 folgt nichts anderes. Allerdings führt der Europäische Gerichtshof zu Art. 15 Abs. 2 lit. a GMV, der im Wesentlichen mit Art. 10 Abs. 1 lit a MRRL identisch ist (a.a.O. Rz. 83), aus:

„Auch wenn es die oben in den Randnrn. 81 und 82 genannten Vorschriften [Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 lit. a GMV] gestatten, eine eingetragene Marke als eine benutzte Marke anzusehen, wenn der Beweis erbracht wird, dass die Marke in einer Form benutzt wurde, die von der Form, in der sie eingetragen wurde, geringfügig abweicht, erlauben sie es jedenfalls nicht, den einer eingetragenen Marke zukommenden Schutz mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der Begründung auszuweiten, dass die letztgenannte Marke nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle.14“

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass im Streitfall das benutzte Zeichen „SUPER illu “ mit der eingetragenen Marke „SUPER ILLU“ nicht identisch ist. Wegen der Schreibweise in einem statt in zwei Worten und wegen der Schreibweise von “ illu “ in kursiven Kleinbuchstaben liegt vielmehr auch im Verhältnis zur eingetragenen Marke „SUPER ILLU“ eine – allerdings den kennzeichnenden Charakter unberührt lassende – Abwandlung vor15. Eine (hier zunächst unterstellte) Einschränkung der rechtserhaltenden Wirkung einer unwesentlich abgewandelten Zeichenbenutzung nach der zitierten Entscheidungspassage würde aber nach Auffassung des Oberlandesgerichts Karlsruhe jedenfalls voraussetzen, dass das benutzte Zeichen identisch als Marke eingetragen ist. Der bloße Umstand, dass eine Marke eingetragen ist, die dem benutzten Zeichen noch ähnlicher ist als die Streitmarke, kann für den Ausschluss der rechtserhaltenden Wirkung jedenfalls nicht ausreichen, denn die Beantwortung der Frage, zu welchem von mehreren eingetragenen Zeichen das benutzte Zeichen das größte Maß an Ähnlichkeit aufweist, kann in vielen Fällen zu praktisch kaum lösbaren Abgrenzungsproblemen führen16. Das OLG Karlsruhe ist aber weitergehend der Auffassung, dass die Äußerung des EuGH auf die vorliegende Fallkonstellation nicht bezogen werden kann.

Die Entscheidung des EuGH hat ein gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke „BAINBRIDGE“ gerichtetes Verfahren zum Gegenstand, bei dem sich die dortige Klägerin auf Verwechslungsgefahr mit elf älteren Zeichen berief, die durchweg den Bestandteil „Bridge“ enthielten. Die Verwechslungsgefahr wurde einerseits im Einzelvergleich der Zeichen, andererseits aber auch unter dem Gesichtspunkt der Markenfamilie bzw. des Serienzeichens geltend gemacht. Die Beschwerdekammer des HABM und, ihr folgend, das EuG hatten aus der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von vornherein fünf der elf Marken ausgeschieden, weil deren Benutzung nicht nachgewiesen sei. Der EuGH befasst sich zunächst mit Aspekten der Verwechslungsgefahr beim Einzelvergleich älterer Marken mit der Marke „BAINBRIDGE“ und bestätigt die Auffassung des EuG, dass insoweit Verwechslungsgefahr nicht vorliege. Sodann behandelt der EuGH die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenfamilie bzw. der Serienmarken und führt aus, dass eine solche Annahme voraussetzt, dass die der angeblichen Familie oder Serie angehörenden älteren Marken auf dem Markt präsent sind ; nur dann könne beim Publikum der irrige Eindruck entstehen, dass auch das angemeldete Zeichen zu der Serie oder Familie gehöre. Eine solche Präsenz auf dem Markt sei zu Recht nicht festgestellt worden. Im Folgenden prüft der EuGH, ob für die Marke „THE BRIDGE“, die zu den mangels Benutzung nicht berücksichtigten gehörte, fehlerhafte Anforderungen an eine „ernsthaften Benutzung“ gestellt worden seien. Dies wird mit dem Hinweis verneint, das EuG habe in Einklang mit den Anforderungen des Urteils erörtert, ob Umfang und Häufigkeit der Benutzung der Marke geeignet seien zu verdeutlichen, dass diese „tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent“ gewesen sei. Im weiteren Verlauf befasst sich der Europäische Gerichtshof dann mit der Rüge, die ältere Kollisionsmarke „Bridge“ hätte nicht mangels Benutzung unberücksichtigt bleiben dürfen, weil die nur unwesentlich abweichende Marke „THE BRIDGE“ für dieselben Waren benutzt worden sei. Dieser Rechtsmittelgrund war nach dem Ausgeführten von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil das Gericht der Europäischen Union gerade eine Benutzung der Marke „THE BRIDGE“ ohne Rechtsfehler verneint hatte. Nach Wiedergabe der maßgeblichen Bestimmungen führt der Europäische Gerichtshof denn auch aus, dass eine Benutzung der Marke „THE BRIDGE“ nicht nachgewiesen sei und schon deshalb nicht die Benutzung der Marke „Bridge“ belegen könne, so dass es auf die Frage, ob die Abweichung der Zeichen die Unterscheidungskraft unbeeinflusst lasse, nicht ankomme. Es folgen dann die oben zitierten Ausführungen. In der weiteren Folge befasst sich der Gerichtshof schließlich mit der Frage, ob die unberücksichtigt gelassenen Marken deswegen hätten berücksichtigt werden müssen, weil sie als „Defensivmarken“ nach italienischem Recht vom Benutzungszwang ausgenommen seien; die Frage wird verneint.

Aus dem so zusammengefassten Duktus der Entscheidungsgründe ergibt sich zunächst, dass die zitierten Ausführungen für die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nicht tragend sind; es handelt sich um ein – ausdrücklich als solches kenntlich gemachtes – obiter dictum . Weitergehend ist nach Auffassung des Senats für die zitierten Ausführungen von Bedeutung, dass in dem vom EuGH zu entscheidenden Fall Verwechslungsgefahr (wenn auch nicht allein, so doch vor allem) unter dem Gesichtspunkt des Einschiebens in eine Markenserie in Betracht kam. Soweit Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens geltend gemacht, versteht es sich, dass eine hinreichend große Zeichenserie „auf dem Markt präsent“ und damit für den Verkehr wahrnehmbar sein muss. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Zeichenserie entsteht nicht dadurch, dass viele sehr ähnliche Zeichen im Register eingetragen, aber nur eines von ihnen tatsächlich benutzt ist. Dass sich die Ausführungen des EuGH auf diesen für die ihm vorliegende Fallkonstellation relevanten Aspekt bezogen, legt der Umstand nahe, dass der EuGH in der zitierten Passage nicht von Rechtserhaltung, sondern von einer „Ausweitung des Schutzes“ einer benutzten Marke spricht. In der Tat würde es, wenn man die Regel über die Benutzung unwesentlich abgewandelter Zeichen auch bei der Beantwortung der Frage anwendete, ob eine die Verwechslungsgefahr begründende Zeichenserie vorliegt, zu einer nicht zu rechtfertigenden Ausweitung des Schutzes der benutzten Marke kommen.

Würde die zitierte Äußerung, für die der EuGH keine Begründung gibt, auch auf die vorliegende Konstellation der beantragten Löschung wegen Verfalls angewandt, so bedeutete dies eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung desjenigen, der (vorsorglich) auch die unwesentlich abgewandelte Form der Marke hat registrieren lassen, gegenüber demjenigen, der eine solche Registrierung nicht vorgenommen hat. Während letzterer nach Art. 15 Abs. 2 lit. a GMV, Art. 10 Abs. 1 lit a MRRL und § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG seine Marke durch Benutzung der unwesentlich abgewandelten Form ohne weiteres erhalten könnten, würde ersterer seine Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist allein deshalb verlieren, weil er auch die abgewandelte Form als Marke hat eintragen lassen. Für diese Konsequenz ist eine Rechtfertigung nicht erkennbar. Weder der Wortlaut noch der Sinn der einschlägigen Vorschriften gebieten eine solche Schlechterstellung. Die Eintragung einer Vielzahl ähnlicher Marken ist erlaubt; einem Missbrauch kann durch sachgerechte Handhabung des Kriteriums der unwesentlichen, die Kennzeichnungskraft der Marke nicht beeinflussenden Abwandlung vorgebeugt werden. Da die Beurteilung, ob eine solche unwesentliche Abwandlung vorliegt, naturgemäß mit erhebliche Unsicherheiten behaftet ist, entspricht die vorsorgliche Eintragung auch der abgewandelten Form regelmäßig dem wohlverstandenen Interesse des Markeninhabers, der sich eine gewisse Flexibilität in der Zeichenbenutzung erhalten will. Ihn mit dem Verlust einer Marke zu „bestrafen“, obwohl er fünf Jahre lang eine Marke benutzt hat, deren kennzeichnender Charakter vom Verkehr mit dem der anderen Marke gleichgesetzt wird, erscheint vor dem Hintergrund der Art. Art. 15 Abs. 2 lit. a GMV, Art. 10 Abs. 1 lit a MRRL und § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG, die dem Markeninhaber einen angemessenen Gestaltungsspielraum einräumen sollen, nicht angemessen17.

Über die streitgegenständliche Konstellation hat der EuGH nicht entschieden. Entgegen der Auffassung von Lange18 gibt auch die Beurteilung, dass die italienische Regelung über Defensivmarken mit dem Gemeinschaftsrecht nicht vereinbar ist19, das Ergebnis nicht vor20. Das Oberlandesgericht Karlsruhe geht vielmehr aus den genannten Gründen davon aus, dass durch die Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG nicht derogiert ist. Das OLG hält eine Vorlage an den EuGH aus den genannten Gründen nicht für geboten.

Damit ist die Marke „ILLU“ für Magazine und Zeitschriften sowie deren Veröffentlichung und Herausgabe rechtserhaltend benutzt worden. Im Rahmen der nach der herrschenden Meinung zu § 49 Abs. 3 MarkenG zur Frage der Löschung teilbenutzter Oberbegriffe bevorzugten sog. „erweiterten Minimallösung“21 sind im Interesse der geschäftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers zusätzlich zu den tatsächlich benutzten diejenigen Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung zum gleichen Waren-/Dienstleistungsbereich gehören22. Im Streitfall gehören Zeitungen, Broschüren und Lichtbildererzeugnisse zum gleichen Warenbereich wie Zeitschriften und Magazine; Entsprechendes gilt für die Veröffentlichung und Herausgabe dieser Erzeugnisse im Verhältnis zur Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften und Magazinen. Hinsichtlich der weiteren Waren und Dienstleistungen hat es bei der vom Landgericht erkannten Löschung zu verbleiben. Eine Abstrahierung von den benutzten Zeitschriften auf die eingetragenen Oberbegriffe „Druckerei- und Verlagserzeugnisse“ scheidet nach der erweiterten Minimallösung aus.

Oberlandesgericht Karlsruhe Urteil vom 26.1.2011, 6 U 27/10 (SUPERIllu)

  1. Abgrenzung zu EuGH WRP 2007, 1322 – BAINBRIDGE[↩]
  2. vgl. BGH GRUR 2000, 504 – FACTS ; BGH GRUR 2006, 152 – GALLUP[↩]
  3. BGH GRUR 1994, 908 sub II.1.b.cc – WIR IM SÜDWESTEN [↩]
  4. BGH GRUR 2009, 772 Rz. 39 – Augsburger Puppenkiste ; GRUR 2008, 714 Rz. 27 – idw[↩]
  5. BGH GRUR 2008, 616 Rz. 12 – AKZENTA m.w.N.[↩]
  6. BGHZ 156, 250 – Marktführerschaft ; BGH GRUR 2007, 1079 Rz. 36 – Bundesdruckerei ; BGH GRUR 2008, 1002 Rz. 27 f. – Schuhpark[↩]
  7. vgl. BGH a.a.O. – Marktführerschaft ; BGH GRUR 2009, 669 Rz. 16 – POST II[↩]
  8. vgl. BGH GRUR 2008, 1002 Rz. 28 – Schuhpark[↩]
  9. so OLG München, Urteil vom 24.09.2009 – 29 U 2929/09[↩]
  10. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rz. 563 ff., 566 m.w.N.[↩]
  11. vgl. die Beispiele bei Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rz. 564 f., z.B. BGH GRUR 2009, 1055 Rz. 30 – air-dsl [für schnellen, kabellosen Internetzugang]; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 266 – Corn Pops [für Produkte aus gerösteten aufgebrochenen Getreidekörnern][↩]
  12. vgl. Lange WRP 2008, 697; OLG Köln GRUR 2009, 958[↩]
  13. EuGH, Urteil vom 13.09.2007 – C-234/06 P [Il Ponte Finanziaria Spa/HABM], WRP 2007, 1322 – BAINBRIDGE[↩]
  14. EuGH a.a.O. Rz. 86, 87 – BAINBRIDGE [↩]
  15. vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 26 Rz. 146; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rz. 112, jeweils m.w.N.[↩]
  16. vgl. zu ähnlichen Konstellationen von Mühlendahl, WRP 2009, 1, 8 f.[↩]
  17. ebenso Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 26 Rz. 125, 128, 197; Eichelberger WRP 2009, 1490, 1492 ff.; vgl. auch von Mühlendahl WRP 2009, 1, 7 ff.[↩]
  18. Lange, WRP 2008, 693, 697 ff.[↩]
  19. EuGH a.a.O. Rz. 88 ff.[↩]
  20. vgl. von Mühlendahl a.a.O. S. 9; Eichelberger a.a.O. S. 1492[↩]
  21. vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 49 Rz. 26 ff.; Ströbele/ Hacker , a.a.O., § 49 Rz. 44 ff., je m.w.N.[↩]
  22. vgl. BGH GRUR 2009, 60 Rz. 32 – LOTTOCARD m.w.N.[↩]

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